《商标审查审理指南》重点问题一问一答 ——驰名商标的审查审理

为便利社会公众和商标从业人员更好地理解《商标审查审理指南》（下称《指南》），回应社会关切，国家知识产权局商标局就《指南》制定中部分重点问题整理了一问一答。

《指南》下编第十章为“驰名商标的审查审理”，该章在承继《商标审查及审理标准》（2005年制定并发布，2016年第一次修订，下称2016《标准》）相应内容的基础上进行了充实和完善。在《指南》制定过程中，该章受到了较高关注，现就相关问题解读如下：

答：驰名商标认定应当是因“处理案件”所需而非其他。对驰名商标“按需认定”原则的理解、认可经历了发展的过程。2009年4月23日，最高人民法院发布《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕3号），其中第二条第一款规定，“在下列民事纠纷案件中，当事人以商标驰名作为事实根据，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名作出认定”，即在民事纠纷案件中，对涉案商标是否驰名作出认定应当符合必需、必要性的要求。2013年《商标法》 第三次修订，相当程度上以法律的形式阐述了“按需认定”原则，即“驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定”。2014年7月3日，原国家工商行政管理总局对外公布《驰名商标认定和保护规定》（国家工商行政管理总局令第66号），其中第四条所列驰名商标认定原则为“个案认定、被动保护的原则”，但同时第三条规定，驰名商标的认定应当“根据当事人请求和审查、处理案件的需要”。基于上述立法和司法的发展，经过多次研究、讨论，2016《标准》将“按需认定”原则列为驰名商标认定的基本原则，与个案认定原则、被动保护原则并列，其内容表述为“如果系争商标与他人商标区别较大，或者系争商标指定使用的商品/服务与他人商标指定使用的商品/服务相差较大，系争商标的申请注册不会导致混淆，或者误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的”，无需对他人商标是否驰名进行认定 。

随着驰名商标认定与保护实践的不断规范化，对驰名商标“按需认定”原则的理解更为深入，“因案情所需”或“处理案件所需”的理念不断强化，对“需”的理解也更加符合驰名商标认定制度的本旨。在商标授权确权的实践中，形成共识，即落实“按需认定”原则应当坚持保护导向与结果导向，在驰名商标认定上，不仅应当坚持“因处理案件之必要”、“符合法定要件”，还应当遵循“用尽其它方式无法救济”等前提。因此，《指南》修改了2016《标准》中“按需认定”原则的表述，明确所谓“按需认定”，是指“如果根据在案证据能够适用《商标法》其他条款对当事人商标予以保护的，或系争商标的注册使用不会导致混淆或者误导公众，致使当事人利益可能受到损害的，商标注册部门无需对当事人商标是否驰名进行认定”。

答：诚实信用原则是民商法的基本原则，也是市场经济活动中的基本道德准则。诚实信用原则要求一切市场参加者在不损害他人利益和社会公益的前提下，追求自己的利益。2014年7月3日公布的《驰名商标认定和保护规定》第八条规定，“当事人请求驰名商标保护应当遵循诚实信用原则，并对事实及所提交的证据材料的真实性负责”。在请求认定驰名商标的案件中，当事人一般都会进行具体事实的陈述，并提交大量的证据材料，这些事实陈述和证据材料正是审查此类案件时判定当事人商标是否已达到驰名程度、系争商标的注册使用是否会导致混淆或者误导公众，致使当事人利益可能受到损害的关键依据。另外，当前中国正在大力建设社会诚信体系，对不诚信行为实施联合惩戒，防范不诚信行为的不良后果是其中的重要举措。因此，请求驰名商标保护的当事人对其所述事实及所提交证据材料的真实性、准确性和完整性负责，以及不再对严重失信行为当事人的商标是否驰名进行认定，都是落实诚实信用原则的应有之义。

答：为进一步深化“放管服”改革，更好地贴合当事人实际经营状况，便利当事人收集和提交证据，《指南》驰名商标认定部分更新了部分证据的提交范围，对非传统经营方式、非传统媒体形成的使用证据予以认可，并根据实际情况增加了部分证据提交的形式。例如：除了传统的合同、发票、提货单、银行进帐单、进出口凭据等证据外，增加了网络电商销售记录等相关材料作为商标使用证据；在审查销售区域范围、销售网点分布及销售渠道、方式的相关证据时，明确包括传统经营方式和非传统经营方式；在审查媒体广告、评论、报道、排名及其他宣传活动材料时，明确包括传统媒体和非传统媒体等；在审查纳税额相关证据时，除了税务机关出具的纳税证明原件、经公证的纳税证明复印件外，增加了经公证的电子版纳税证明打印件等。

答：《指南》该章另有三处修改请商标审查人员及相关从业人员关注。

一是增加了对已认定驰名商标再次予以保护的相关规定，详细规定了具体的适用条件和驰名商标持有人再次请求驰名商标保护需要提交的证据资料，其中特别明确了驰名商标持有人应当提交该商标作为驰名商标予以保护时的驰名状态延及本案的证据。

二是结合实践，对“翻译”他人驰名商标的定义作了细化。系争商标将他人驰名商标以不同的语言文字予以表达，若该语言文字已与他人驰名商标建立对应关系，并为相关公众所熟知或习惯使用的，构成《商标法》第十三条第二款所指的“翻译”，若该语言文字易使相关公众误认为与他人驰名商标具有相当程度的联系的，也构成“翻译”。

三是不再对“混淆”和“误导”进行明确的划分，对具体情形合并进行表述，以更符合商标审查审理实践要求。