美国专利申请策略建议

     中国人申请美国专利有两条途径，一是依据巴黎公约要求优先权直接申请；一是先提交国际申请，18个月后再进入美国国家阶段（以下简称 PCT 途径）。比较而言，建议采用巴黎公约途径申请美国专利。因为通过PCT途径进入美国时只能对权利要求进行修改，而依据巴黎公约申请美国专利时，说明书和权利要求均可被修改，这样就能删除一些不必要的实施例（美国对数据要求低），或加入一些没做实验的实施例（美国允许用现在时把未做实验写成实施例）。另外，按PCT途径进入美国也有两种方式，一是依据35USC371条以常规方式进入，一是依据35USC111(a)款以部分继续申请方式进入美国。后者在进入美国之前，可以在原国际申请文本中加入新的发明内容，再提出部分继续申请，同时放弃原国际申请，好处在于即可以保留在先申请中已公布内容的优先权，又在申请中添加了新的内容。因此，若企业采用PCT途径来延后提出美国申请，则建议依据35USC111(a)款进入。

     需要一提的是，依据《专利合作条约》，中国人可以用中文递交PCT申请，但建议用英语撰写申请文件，原因在于：首先，PCT申请最终是要进入各个外国的，若以中文提交，则有时翻译时很难传达出原中文文本的恰当含义，而给将来目标地审查、维权带来很大麻烦；尤其是进入其他非英语国家或地区时，若根据原始中文文本的英译本再次翻译，质量更难以保证；其次，英文递交的PCT申请将用英文进行公布，从而使该申请作为35USC102（e）款抵触申请的日期提早一年半。

      美国专利法只要求申请人必须披露最佳模式，并不要求对其做详细描述，也不需在说明书中指出所披露的实施例中哪一个最佳，因此可以提供大量实施例来淹没最佳实施例的方式进行披露。

     新的技术发明可以有多种应用，但一般是随着时间的推移，它所应用的商业产品的范围才扩大和完善，直至高价值的最终产品。在中国，随着研发的进展，专利保护只能是提出一系列新申请，要按多份专利来保护，成本相当高。但在美国，可以随着技术开发的进步，采用部分继续申请的方式不断与时俱进地补充权利要求的撰写，使其尽量包括发明技术可以应用到的各种终端产品，且授权后只支付一份专利的维持费用。

（1）分案申请（Divisional Application）

     与全球一些国家或地区（包括中国）一样，在美国，申请人可通过分案申请 （Divisional Application）克服专利申请的单一性缺陷。在美国的专利审查过程中，美国审查员通常会在审查阶段早期对专利申请进行单一性审查。基于避免重复授权（Double Patenting）的考虑，审查员如果认为该专利申请权利要求书含有超过一项发明（审查员可能指出多个权利要求含有多个发明，或单个权利要求含有多个发明），就会向申请人发出《限制要求通知书》（Restriction Requirement），要求申请人把专利申请权利要求书限制为仅仅包含一项发明。对于从母案分割出来的部分，申请人可以向美国专利商标局（USPTO）提出分案申请（Divisional Application）。对于分案申请（Divisional Application），说明书部分不可超出原申请（母案）的公开范围，因此分案申请（Divisional Application）与母案的申请日及优先权日一致。申请人可以在专利授权前或专利申请放弃前提交分案申请（Divisional Application）。

     权利要求书：从母案分割出来的发明点

     说明书：不超出母案公开范围

     时机：授权前及放弃申请前

（2）延续案（Continuation）

     申请人可通过延续案申请（Continuation）把没有包括在原权利要求书中， 但已经在原申请完整公开的发明点以一项新的专利申请提交。对于延续案申请 （Continuation），说明书部分不可超出原申请（母案）的公开范围，因此延续申请与母案的申请日及优先权日一致。申请人可以在专利授权前或专利申请放弃 前提交延续申请（Continuation）。申请人可以通过延续案（Continuation）的方式改变发明的保护范围。实践中，很多申请人在提交美国专利申请时，故意把权利要求的保护范围写得比较小。当审查员表示该申请可以授权时，申请人则重新撰写保护范围较大的权利要求，提交延续申请案（Continuation），这样就能获得不同保护范围的授权专利了。而有一些申请人，则通过继续审查程序，使其专利申请长期处于悬而未决的状态。一旦发现侵权者，就撰写一套全面覆盖侵权产品的权利要求，提交延续案申请（Continuation）。利用这种策略，申请人就可对侵权者进行精确高效的打击。

      权利要求书：母案说明书公开的，但没有在原权利要求书出现的发明点

      说明书：不超出母案公开范围

      时机：授权前及放弃申请前

（3）部分延续案（Continuation-in-part）

      在申请提交后，如果申请人对发明做了进一步的改进，可以通过提交部分延续案（Continuation-in-part）的方式对新增的发明点进行保护。对于部分延续案申请（Continuation-in-part），与原申请（母案）的公开范围一致的部分，其申请日及优先权日与母案一致。对于新增加的部分，其申请日则为部分延续案申请日（Continuation-in-part）。申请人需要注意的是，对于新增的部分，如需获得专利权，均必须满足美国新颖性要求，即如果新增加的部分已经公开使用、销售、许诺销售或通过文献公开了，申请人必须在公开日起一年内提交部分延续案申请（Continuation-in-part），才不会丧失新颖性。

      说明书：母案公开的范围+新增的部分

      时机：授权前及放弃申请前